SECRETO INDUSTRIAL Y CONVENIOS DE NO COMPETENCIA PARA EVITAR LA COMPETENCIA DESLEAL EN LAS EMPRESAS POR PARTE DE LOS EXEMPELADOS.

I. INTRODUCCIÓN.

En la práctica de los negocios los directores de empresas y algunos otros funcionarios de nivel superior técnico o administrativo adquieren con el tiempo y la experiencia laboral conocimientos amplios sobre el negocio al que se dedica su empleador, manejan información vital relacionada con las formas y métodos de producción o comercialización, información y conocimientos de las ventas y del mercado propio del producto que produce o comercializa la empresa para la que trabajan. Por ello, resulta lógico que los dueños o accionistas de esas empresas busquen que, cuándo esos funcionarios trabajen en la empresa y cuando dejen de ser sus empelados, no haga mal uso de esa información que han adquirido y que lejos de ser del dominio público, es el resultado de la ardua labor de investigación y desarrollo de la propia empresa.

Toda esa información que no constituye un invento patentable, es considerada en la Ley de Propiedad Industrial como secreto industrial, tal como se define en el artículo 82:

“Se considera secreto industrial a toda información de aplicación industrial o comercial que guarde una persona física o moral con carácter confidencial, que le signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de actividades económicas y respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma.

La información de un secreto industrial necesariamente deberá estar referida a la naturaleza, características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios.

No se considerará secreto industrial aquella información que sea del dominio público, la que resulte evidente para un técnico en la materia, con base en información previamente disponible o la que deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial…”

Pero como dice Mauricio Jalife Daher no toda información confidencial, ni todo know how es secreto industrial sino sólo el que le brinde efectivamente a una empresa o a una persona una ventaja competitiva o económica pero en la práctica.

Respecto a estos temas, me quiero concentrar en dos puntos en particular en este estudio:

1.- Cómo proteger el secreto industrial.

2.- Cómo asegurarse de que los ex empleados no utilicen ese secreto industrial cuando abandonan la empresa precisamente para competir contra la empresa en la misma rama de la industria, el comercio o los servicios. Aquí nos referiremos a los convenios de no competencia que se celebran con empleados sin hacer referencia a las convenios de no competencia entre empresas lo cual es materia de la Ley de Competencia Económica.

Para evitar dicha competencia, se han utilizado de manera más o menos frecuente los llamados “convenios de no competencia”, que son acuerdos de voluntades que pueden tomar diversas formas y contenido y que pueden celebrarse, ya sea, al inicio de la relación laboral, o al final de la misma que es lo más frecuente. Entre los socios o accionistas, estos convenios pueden estar plasmados en los estatutos sociales o en documentos aparte que se pueden preparar desde que un socio recién ingresa a la sociedad o cuando vende o por cualquier otro concepto se desprende de su participación en dicha sociedad.

Pero dejemos por un momento los convenios de no competencia para fijarnos primero en los requisitos que exige la ley para que la información de la empresa sea considerada secreto industrial.

SECRETO INDUSTRIAL

La Ley de la Propiedad Industrial nos pide que:

Artículo 83.- La información a que se refiere el artículo anterior, deberá constar en documentos, medios electrónicos o magnéticos, discos ópticos, microfilmes, películas u otros instrumentos similares.

Los demás artículos a que se refiere la LPI son los siguientes:

Artículo 84.- La persona que guarde un secreto industrial podrá transmitirlo o autorizar su uso a un tercero. El usuario autorizado tendrá la obligación de no divulgar el secreto industrial por ningún medio.

En los convenios por los que se transmitan conocimientos técnicos, asistencia técnica, provisión de ingeniería básica o de detalle, se podrán establecer cláusulas de confidencialidad para proteger los secretos industriales que contemplen, las cuales deberán precisar los aspectos que comprenden como confidenciales.

Artículo 85.- Toda aquella persona que, con motivo de su trabajo, empleo, cargo, puesto, desempeño de su profesión o relación de negocios, tenga acceso a un secreto industrial del cual se le haya prevenido sobre su confidencialidad, deberá abstenerse de revelarlo sin causa justificada y sin consentimiento de la persona que guarde dicho secreto, o de su usuario autorizado.

Artículo 86.- La persona física o moral que contrate a un trabajador que esté laborando o haya laborado o a un profesionista, asesor o consultor que preste o haya prestado sus servicios para otra persona, con el fin de obtener secretos industriales de ésta, será responsable del pago de daños y perjuicios que le ocasione a dicha persona.

También será responsable del pago de daños y perjuicios la persona física o moral que por cualquier medio ilícito obtenga información que contemple un secreto industrial.

Artículo 86 BIS.- La información requerida por las leyes especiales para determinar la seguridad y eficacia de productos farmoquímicos y agroquímicos que utilicen nuevos componentes químicos quedará protegida en los términos de los tratados internacionales de los que México sea parte.

Artículo adicionado DOF 02-08-1994

Artículo 86 BIS 1.- En cualquier procedimiento judicial o administrativo en que se requiera que alguno de los interesados revele un secreto industrial, la autoridad que conozca deberá adoptar las medidas necesarias para impedir su divulgación a terceros ajenos a la controversia.

Ningún interesado, en ningún caso, podrá revelar o usar el secreto industrial a que se refiere el párrafo anterior.

Nos pide pues la ley que respecto a la información se hayan adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma. Por lo que, una recomendación a este respecto es que la información que se pretenda sea secreto industrial se transmita a los empleados, accionistas o funcionarios de la empresa con tal carácter, aclarando que tiene las características que menciona la ley y que el trabajador o funcionario de que se trate acuse el recibo por escrito de preferencia firmando cada una de las hojas en que se imprima dicha información.

Y aún que el artículo 83 de la LPI permite que la información conste en documentos, medios electrónicos o magnéticos, discos ópticos, microfilmes, películas u otros instrumentos similares, es recomendable, en la medida de lo posible, que la información se imprima en papel, para que el trabajador acuse el recibo de cada hoja, ya que cuando se hace por otros medios y se acusa sólo el recibo de dicho medio, se hará complicado en juicio demostrar que en dicho medio se encontraba la información que se alega fue mal usada.

La violación del secreto industrial es considerada delito por la Ley de Propiedad Industrial en los términos siguientes:

Artículo 223.- Son delitos:….

IV. Revelar a un tercero un secreto industrial, que se conozca con motivo de su trabajo, puesto, cargo, desempeño de su profesión, relación de negocios o en virtud del otorgamiento de una licencia para su uso, sin consentimiento de la persona que guarde el secreto industrial, habiendo sido prevenido de su confidencialidad, con el propósito de obtener un beneficio económico para sí o para el tercero o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto;

Fracción reformada DOF 17-05-1999 (se recorre)

V. Apoderarse de un secreto industrial sin derecho y sin consentimiento de la persona que lo guarde o de su usuario autorizado, para usarlo o revelarlo a un tercero, con el propósito de obtener un beneficio económico para sí o para el tercero o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto industrial o a su usuario autorizado, y

Fracción reformada DOF 17-05-1999 (se recorre)

VI. Usar la información contenida en un secreto industrial, que conozca por virtud de su trabajo, cargo o puesto, ejercicio de su profesión o relación de negocios, sin consentimiento de quien lo guarde o de su usuario autorizado, o que le haya sido revelado por un tercero, a sabiendas que éste no contaba para ello con el consentimiento de la persona que guarde el secreto industrial o su usuario autorizado, con el propósito de obtener un beneficio económico o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto industrial o su usuario autorizado.

Fracción reformada DOF 17-05-1999 (se recorre)

Los delitos previstos en este artículo se perseguirán por querella de parte ofendida.

Artículo reformado DOF 02-08-1994

Artículo 224.- Se impondrán de dos a seis años de prisión y multa por el importe de cien a diez mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, a quien cometa alguno de los delitos que se señalan en las fracciones I, IV, V o VI del artículo 223 de esta Ley. En el caso de los delitos previstos en las fracciones II o III del mismo artículo 223, se impondrán de tres a diez años de prisión y multa de dos mil a veinte mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

Artículo reformado DOF 02-08-1994, 17-05-1999

CONVENIOS DE NO COMPETENCIA

Los convenios o las cláusulas de no competencia derivan de la práctica comercial y ya hace tiempo que se han implantado en los contratos de trabajo de directivos; actualmente se está ampliando su implantación en todo tipo de contrato laboral. Esta cláusula está limitada por la ley.

La cláusula de no competencia es una disposición contractual que limita la libertad de ejercer un empleo cuando el contrato de trabajo actual termina. En ella se recogen las obligaciones de lealtad, de exclusividad y de confidencialidad que ya obligaban al trabajador con su empresa durante la ejecución del contrato.

El objetivo de la cláusula de no competencia es proteger al ex empleador de las actividades competitivas que el empleado podría ejercer una vez fuera de la empresa.

En algunos convenios de no competencia se pacta por ejemplo, una renuncia por parte del empleado o socio de que no se dedicará durante un cierto lapso de tiempo a laborar o prestar sus servicios en la misma rama de la industria o del comercio de su antiguo empleador o sociedad, pactándose una pena convencional de carácter económico a dicho antiguo empleado o socio como indemnización por los daños y perjuicios que el incumplimiento a dicho compromiso pueda provocar a su antiguo empleador o empresa.

Estos convenios también pueden tomar la forma de acuerdos en los que al ex empleado o socio se le ofrece el pago a plazos de una prestación económica o un premio extraordinario y adicional a su finiquito laboral o a sus dividendos, sujeta dicha prestación a la condición resolutoria de que el ex empleado o ex socio trabaje en la misma rama de la industria o del comercio a que se dedique su antiguo empleador o empresa, caso en el cual, la empresa quedará liberada de seguir pagando la prestación pactada retrotrayéndose los efectos del acuerdo al momento anterior de la celebración del mismo, debiendo el ex trabajador o socio, devolver las cantidades hasta entonces recibidas.

Así entonces, debemos comprender que los convenios de no competencia pueden adoptar diversas formas mediante diversos clausulados por lo que proponemos estudiar las dos hipótesis arriba descritas, es decir, aquélla en que existe una renuncia expresa a realizar una actividad económica específica, y aquélla en que sin existir dicha renuncia, la obtención de un premio económico se sujeta a una condición relacionada al tipo de actividad a que se dedica el receptor del premio.

Nuestra intención con este trabajo, es traer a la mesa la discusión y análisis sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad, así como de la licitud o ilicitud de dichos convenios a la luz del artículo quinto constitucional y de algunas disposiciones civiles.

II. EL ARTÍCULO QUINTO CONSTITUCIONAL.

El artículo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece aparentes prohibiciones expresas a dicho tipo de convenios cuando señala en sus párrafos primero, quinto y sexto lo siguiente:

“Art. 5.- A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la Ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puedes ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial........

El Estado no puede permitir que se lleve a efecto ningún contrato, pacto o convenio que tenga por objeto el menoscabo, la pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad de la persona por cualquier causa.

Tampoco puede admitirse convenio en que la persona pacte su proscripción o destierro, o en que renuncie temporal o permanentemente a ejercer determinada profesión, industria o comercio.”

Resulta evidente y no requiere ulterior análisis el llegar a la conclusión de que cuando los llamados convenios de no competencia prohíben expresamente que una persona se dedique a ejercer determinada profesión, industria o comercio, dicho convenio irá en contra del mencionado párrafo sexto del artículo quinto de la Constitución y por lo tanto el objeto de dicho convenio además de anticonstitucional, desde el punto de vista civil resulta ilícito y por lo tanto nulo.

Sin embargo, la cuestión no queda tan clara en la segunda hipótesis a la que nos hemos referido anteriormente cuándo, sin haber una renuncia expresa a dedicarse a cierta profesión, industria o comercio, el patrón o la sociedad se obligan a pagar una prestación adicional a la liquidación a su ex empleado o al retiro de su socio por cierto tiempo y en cierto territorio mientras estos no se dediquen a una rama específica de la actividad económica a la cual se dedica la empresa.

¿Existe en estos casos una violación indirecta a la Constitución, se pueden considerar como un fraude a la ley o se trata simplemente de pactos cuyo objeto es completamente lícito al no violar ninguna norma de orden público o de interés general?

Consideramos que, precisamente en el caso que nos ocupa, no se obtiene la finalidad prohibida por el artículo quinto constitucional, ya que, en la segunda hipótesis de los convenios de no competencia a la que nos hemos venido refiriendo, no existe una renuncia temporal o permanente a ejercer determinada profesión, industria o comercio, sino que sólo se condiciona la obtención de un lucro a un no hacer que, por otro lado implica, desde una perspectiva diferente, el poder hacer muchísimas cosas o actividades más, pero no una en específico.

No se trata, pues, de que se pacte de forma generalizada que la gente no se dedique a ciertas actividades creando con ello monopolios, sino que, los altos directivos y los propios accionistas de las empresas no compitan de manera desleal con ellas aprovechando y abusando de sus derechos con información que es el resultado de arduos esfuerzos de las empresas y sus trabajadores.

Apoya nuestra opinión la tesis jurisprudencial que a continuación cito:

Registro No. 165500

Localización:
Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXXI, Enero de 2010
Página: 2171
Tesis: I.4o.C.240 C
Tesis Aislada
Materia(s): Civil

PACTOS DE NO COMPETENCIA EN LA ENAJENACIÓN O TRASPASO DE EMPRESAS. NO VIOLAN LA LIBERTAD DE OCUPACIÓN.

Estos acuerdos son actos que no contravienen leyes de orden público ni las buenas costumbres, ya que en el ámbito mercantil se tutela la libertad de competencia como valor primordial y lleva inmerso el principio de lealtad. Por tanto, no violan por sí mismos, la libertad de ocupación, sino cuando se extiendan más allá de los límites necesarios para evitar la competencia desleal de que pueda ser objeto el comprador, lo que es materia de determinación en cada caso concreto, de existir controversia entre las partes. Efectivamente, el primer párrafo del artículo 5o. de la Constitución Federal, establece una distinción importantísima de los actos lícitos e ilícitos a través de los cuales se desempeña o ejerce una profesión, industria o trabajo, y de esos dos conjuntos sólo tutela los primeros, mediante el mandamiento imperativo de que nadie está autorizado para impedir a los demás su ejercicio, salvo las autoridades, en los supuestos que precisa enseguida el propio párrafo primero. Tal consideración hace patente que la libertad en comento sólo comprende y protege las actividades de carácter lícito. Ahora bien, el acto ilícito se define en el artículo 1830 del Código Civil Federal, como el que es contrario a las leyes de orden público o a las buenas costumbres. Las leyes de orden público son las reglas sobre las que reposa el bienestar común y ante las cuales ceden los derechos de los particulares, porque interesan a la sociedad más que a los ciudadanos aisladamente considerados, funcionan como un límite por medio del cual se restringe la facultad de los individuos sobre la realización de ciertos actos para que tengan efectos dentro de un orden jurídico, pues el Estado exige su cumplimiento como una necesidad y considerando su irrenunciabilidad, siempre con miras al mantenimiento del orden público o bien común. En cuanto a las buenas costumbres, si bien no se puede acuñar una definición universal y absoluta del concepto, por la relatividad inherente a su propia naturaleza, la armonización de los elementos y modalidades destacadas uniformemente por un sector importante de la doctrina jurídica que ha servido de guía frecuentemente para la interpretación e integración de la normatividad jurídica mexicana, conduce a determinar las buenas costumbres que deben servir de soporte para resolver un caso concreto, con base en el conjunto de prácticas reiteradas en los actos y relaciones de la generalidad de los integrantes de una comunidad humana organizada social, económica y políticamente en un lugar y tiempo determinado, y unida por una tradición cultural definitiva y un núcleo axiológico fundamental común, que les genera la conciencia y convicción de la obligatoriedad moral de esas formas de acción u omisión, como medios indispensables para la consecución del bien general e individual, y los lleva consecuentemente al rechazo y reprobación de las conductas que se aparten de ese acervo ético, aunque se practique la tolerancia parcial de algunas. Es común que en el traspaso o venta de la negociación o empresa, las partes para prevenir el ejercicio desleal de la competencia, adopten cláusulas ad hoc, donde determinan específicamente la obligación de no competir, las cuales deben ser analizadas cuidadosamente, a fin de advertir si en realidad tienen ese cometido, y para tal efecto, debe atenderse si es un acuerdo ilimitado, o si se sujetó a cierto plazo, territorio, clientes y actividad, productos o servicios. En el primer supuesto es indudable que se trata de un pacto ilícito, porque restringe de manera absoluta la actividad, y por ende, se enfrenta a las buenas costumbres de los comerciantes. El segundo caso no reviste tal ilicitud, toda vez que se orienta a preservar el valor tutelado dentro de este ámbito, consistente en la libertad de competencia, por ser medidas preventivas de prácticas desleales, que inclusive aun cuando no se estipularan, el deber resultaría como una consecuencia natural del acto celebrado, de conformidad con el artículo 1796 del Código Civil Federal, donde se prevé que los contratantes se obligan no sólo a lo expresamente pactado, sino también a las consecuencias que según su naturaleza, sean acordes a la buena fe, al uso o a la ley. Ciertamente, como la empresa constituye una unidad económica, compuesta de bienes, derechos y obligaciones, con relaciones propias o exclusivas de ella, tales como la clientela, la propiedad comercial, la actividad intelectual o industrial del empresario, como el nombre comercial, patentes, marcas, etcétera, la cesión o venta de la misma implica, precisamente, el de todos estos elementos, y de competir el vendedor o cedente frente a su adquirente, abusa de los secretos de la negociación, puesto que nadie mejor que él los conoce, pero ya no le pertenecen. Con tal actitud también resta valor al nombre comercial, reduce o acapara toda la clientela, y con ello perjudica al adquirente en el ámbito mercantil.
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 348/2008. Inelap, S.A. de C.V. 19 de marzo de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretaria: Ma. Luz Silva Santillán.

De dicha interpretación de la Corte podemos concluir algunos requisitos puntuales para que los convenios de no competencia sean válidos. A ellos se refiere Jean Philipe Nadier:

“Ser esencial para la protección de los intereses legítimos de la empresa (en términos de las funciones desempeñadas por el trabajador y su campo de actividad, el ejercicio de limitación de actividad, etc.)

Estar limitada en el tiempo (normalmente no más de dos años) y en el territorio (es muy raro que la obligación de no competencia se aplique a un territorio más allá del marco nacional, salvo cuando la actividad de la empresa sea tan específico que puede ser ejercido sólo en algunas partes del mundo)

Incluir una contrapartida económica en forma de condición resolutoria, ya que la contribución financiera de la cláusula de no competencia tiene por objeto compensar al empleado que, después de la finalización del contrato de trabajo, está vinculado a una obligación que limita su capacidad para conseguir otro puesto de trabajo

Resumiendo

La cláusula de no competencia establece unas obligaciones recíprocas (obligación de no trabajar para un competidor para el trabajador y el pago de una indemnización a título oneroso para la empresa).

La validez de la cláusula de competencia tiene que respetar las condiciones marcadas por la jurisprudencia (duración, territorio y compensación económica). Es decir, no es flexible ni pactable de manera diferente entre ambas partes.

El momento de finalización de la relación contractual es cuando se deben ejecutar las obligaciones estipuladas en la cláusula.

La cantidad estipulada como pago por la firma de la cláusula no depende de la duración del contrato ni tampoco de los motivos de la finalización del mismo.

Aunque a veces puedan aconsejarnos el pago por etapas durante la vigencia del contrato, debemos recordar que sólo es legal el pago del importe total en la finalización del contrato.”[1]

Finalmente, para mayor comprensión del tema remito al estudio de Jorge Adame Goddard, “¿Deberán ser válidas las cláusulas de no competencia en el derecho mexicano?[2]

En resumen, consideramos que es posible llevar a cabo convenios de no competencia, pero la forma en que se elaboren será la que en última instancia determinará si con su clausulado se viola o no el artículo 5° constitucional, por lo que, sugerimos la asistencia de un especialista cuando se quieran hacer este tipo de convenios.

[1] http://ginkocarreras.blogspot.com/2008/07/la-clusula-de-no-competencia.html

[2] http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/102/art/art1.htm

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