Fundado en el año de 1995 y constituido como asociación civil en el año de 1999, integrado por profesionales y especialistas en las diversas ramas del derecho, teniendo dentro de sus principales objetivos procurar la difusión de la cultura jurídica entre la sociedad mexicana, así como la asistencia social mediante la “orientación legal sin costo” en todo el territorio nacional.

martes, 5 de julio de 2011

¿CONOCE CUÁLES SON LOS PRINCIPALES IMPEDIMENTOS LEGALES PARA REGISTRAR UNA MARCA O AVISO COMERCIAL?

marcasLa mayoría de los empresarios creen que el registro de una marca es sólo un “trámite” más a seguir al momento de abrir un negocio, constituir una sociedad o lanzar un nuevo producto o servicio, y que cualquiera puede ir al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) a realizarlo. Nada podría estar más alejado de la realidad.

El Artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial (LPI) señala 17 impedimentos para el registro de una marca, los cuales requieren de interpretación y un amplio criterio. Es más, incluso experimentados abogados corporativos libran debates interesantes (con tesis y jurisprudencia incluidos) con los dictaminadores del IMPI en relación con algunos impedimentos y otros requerimientos de forma que dicho instituto cita en las contestaciones a las solicitudes que se le presentan, muchas de las veces de manera muy rigorista.

Es decir, una solicitud de marca con la etiqueta que expide el IMPI asignando un número de expediente no garantiza la expedición de un título de marca o aviso comercial, en su caso, ya que a veces los dictaminadores del IMPI objetan solicitudes por cuestiones de forma y/o fondo de manera muy estricta, cuyo expediente se pierde, incluyendo el pago de derechos, en caso de no contestar en tiempo y forma; obviamente las posibilidades de éxito, una vez expedido el requerimiento o citatorio por parte del IMPI para personas que no se especialicen en Propiedad Industrial son escasas, amén de que hay que pagar derechos al IMPI por cada contestación.

Pero ¿cuáles son los principales impedimentos de fondo para el registro de una marca o aviso comercial (entiéndase slogan publicitario)?

Sin ser muy técnicos, menciono las siguientes: marcas poco originales, marcas descriptivas o indicativas y marcas iguales o similares en grado de confusión.

1) Marcas poco originales à El Artículo 89 de la LPI establece que “Pueden constituir una marca los siguientes signos: I. Las denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas, susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase.”

Entonces, cualquier palabra se puede registrar como marca, siempre y cuando no incurra en alguno de los impedimentos del Artículo 90 de la LPI; es decir, dichas denominaciones pueden referirse a cosas existentes, o bien puede tratarse de términos fantasiosos, carentes de significado, nombres propios, designaciones geográficas, palabras extranjeras o extranjerizantes, siglas, o también puede tratarse de marcas que en el pasado se emplearon, e incluso se registraron, cuando su registro ha caducado.

Por ende, existen palabras o figuras que sin incurrir en alguna prohibición expresa no reúnan condiciones suficientes de distintividad, por ejemplo: una simple línea recta, un punto, una coma o vocablos sin rasgos distintivos u originales tales como “la formación actual”, “el método eficiente”, “la educación efectiva”, “alimento canino”, “botas vaqueras”, etc.

2) Marcas descripticas o indicativas à El Artículo 90, fracción IV de la LPI indica que no serán registrables como marcas “Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que, considerando el conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse como marca. Quedan incluidas en el supuesto anterior las palabras descriptivas o indicativas que en nuestro comercio sirvan para designar especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de producción.”

La anterior prohibición obedece a que los comerciantes creen que pueden influir en sus consumidores haciéndoles más recordables dichas marcas y ser mejor calificados. Es muy común ver o escuchar denominaciones como “sabrosón”, “nutrimenta” o “practilibro”, las cuales contienen elementos que detallan los productos o servicios que pretenden diferenciar.

La justificación principal para que se niegue el registro de una marca descriptiva es el no dar una ventaja desleal en pro de un comerciante frente a sus competidores. Por otro lado, es usual que en el comercio se recurra al empleo de términos descriptivos para promocionar y presentar los productos o servicios, por lo que no es posible restringir su uso en detrimento de todos, bajo el argumento de que tal o cual vocablo ha sido registrado como marca.

Ejemplos de este tipo de marcas son las que llevan expresiones tales como “rápido”, “efectivo”, “vitaminado”, “nuevo”, “añejado”,  “confortable”,  “útil”,  “suave”, “extralargo” , “purificado”, etc.

Sin embargo, lo anterior no incluye los términos evocativos o sugestivos, los cuales sí son viables para registro. Es decir, sí se pueden registrar términos que siendo alusivos a la naturaleza o cualidades del producto o servicio, se limitan a evocarlo, deformando vocablos genéricos o descriptivos utilizándolos en parte para formar términos arbitrarios o bien, utilizando metáforas tales como “El Caballo de Hierro” para bicicletas, el cual sugiere o evoca por asociación las características de fuerza y resistencia, o la marca “Dormilón” para pañales desechables, como expresión evocativa de que el producto habrá de facilitar el descanso del bebé al mantenerlo seco durante toda la noche.

3) Marcas iguales o similares en grado de confusión à Ésta es sin lugar a dudas la prohibición más común, ya que la mayoría de los solicitantes creen erróneamente que pueden “torear” el impedimento con realizar ligeras modificaciones a una marca preexistente para así conseguir el registro de dicho signo distintivo; es decir, si ya existe la marca “Flexi” para proteger calzado como producto, y si se solicita la marca “Flexito”, “Flexi plus”, “Súper Flexy” o “Fexxi” para cubrir los mismos productos o similares, lo más probable es que el IMPI le cite la marca original como impedimento para el registro del expediente de marca “ligeramente modificada.”

La fracción XVI del Artículo 90 de la LPI señala como impedimento: “Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra en trámite de registro presentada con anterioridad o a una registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios. Sin embargo, sí podrá registrarse una marca que sea idéntica a otra ya registrada, si la solicitud es planteada por el mismo titular, para aplicarla a productos o servicios similares.”

Hay que destacar que la piedra angular del análisis que sirve para determinar cuando una marca puede coexistir con otra para los mismos productos o servicios, la constituye la existencia o inexistencia de similitud en grado de confusión entre las marcas de que se trate. Es decir, las marcas se protegen o registran por clases, las cuales abarcan dos grandes rubros: marcas de productos y de servicios, las primeras cubren desde la clase 1 hasta la 34 y aquéllas abarcan desde la 35 hasta la 45, y cada clase se divide a su vez en subclases. El impedimento aquí señalado sólo es para marcas registradas en la misma clase y no para todas; empero, cabe la posibilidad de que en una misma clase coexistan marcas iguales o similares que cubran subclases distintas; por ejemplo, dentro de la clase 41 puede coexistir la marca “Copacabana” para cines (subclase de la clase 41) y “Copacabana” para circos, contrario a lo que pudiera suceder con la marca “Terrum” en la clase 36 para corretaje de bienes inmuebles con “Mg Terrum” en la misma clase para arrendamiento de bienes inmuebles, por la similitud que existe tanto en denominación como en los servicios que se prestan.

Lo anterior se traduce en que la LPI determina, como parámetro dominante en este tema, el que entre las marcas que distinguen productos o servicios iguales o similares, no pueda presentarse confusión; ello se refleja, en una primera instancia, en la protección que el titular de una marca registrada merece para que su producto o servicio sea fácilmente identificable, pero en un segundo momento esta disposición permite asegurar que el público consumidor no cometerá un error por confundir marcas.

Sería muy complicado abarcar todos los impedimentos existentes para el registro de una marca o aviso comercial, pero de manera breve se resumieron las tres causas más comunes de negativas de registro; por lo tanto, se recomienda ampliamente acudir con un abogado corporativo para el registro de una marca, ya que un error de forma o el desconocimiento de la LPI pudiera provocar que el IMPI le citara algún impedimento o que se generan costos adicionales por tener que reponer documentación o explicar una descripción de clases mal planteada.

Por último, las marcas no son meros trámites, son activos intangibles con todo una regulación de por medio cuya protección se ha vuelto cada vez más compleja a raíz de nuevos y más duros criterios por parte de los dictaminadores del IMPI.

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